Cos’è, a cosa serve e quanto costa registrare un marchio?

Principi fondamentali

L’Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale stabilisce che il marchio può essere qualunque simbolo che sia rappresentabile graficamente. Può essere costituito da parole (vengono espressamente citati anche i nomi di persone: cosiddetto marchio patronimico), numeri, disegni, lettere, forme (tanto del prodotto quanto del suo imballo o confezione), loghi, colori o combinazioni di colori. Perché possano essere registrati - e, quindi, come vedremo, tutelati - questi segni devono:

• permettere di distinguere i prodotti o i servizi dell’azienda da quelli dei concorrenti;
• poter essere inseriti nel registro UIBM per far sì che pubblico e autorità possano determinare chiaramente l’oggetto della tutela concessa al titolare.

Secondo l’art. 8 (e seguenti) del Codice della Proprietà Industriale, nel caso di un marchio costituito da un nome di persona diverso da quello del richiedente la registrazione, la registrazione stessa è subordinata al fatto che l’uso del marchio non finisca per ledere fama, credito o decoro di chi reca quel nome. Analogamente, l’uso di ritratti di persone come marchio è subordinato al consenso delle suddette persone. Ove morte, è richiesto il consenso del coniuge e dei figli.

Non possono inoltre essere registrati come marchi stemmi e simboli di interesse pubblico, segni o simboli che possano in qualche modo intaccare la reputazione dell’Italia e indicazioni di carattere geografico di qualunque tipo.

Ma non è tutto. Per poter essere depositato, il marchio deve anche rispettare altri quattro principi fondamentali. Li vediamo di seguito.

Principio di novità

L’art. 12 del CPI stabilisce che non è possibile registrare segni che non siano nuovi. In altre parole, il marchio deve essere originale e non replicare quello di altri. Si tenga presente che la mancanza del requisito della novità è uno dei motivi più frequenti per il rigetto della domanda di registrazione del marchio. L’art. 12 declina in modo molto dettagliato tutti i casi in cui un segno non può essere considerato “nuovo” ai fini della registrabilità. 

Principio della capacità distintiva

La normativa, di cui all’art 13 del Codice della Proprietà Intellettuale, stabilisce che il segno non può essere registrato se:

• consiste solo in segni che sono entrati a far parte dell’uso comune nel linguaggio attuale, o nelle consuetudini commerciali. Può essere, per esempio, il caso di termini come “ultra” o “maxi”;
• È composto solo da denominazioni generiche di servizi o prodotti o da indicazioni descrittive. Può essere il caso di “scotch” per nastro adesivo, “bic” per penne a sfera, e via dicendo.

In generale, il marchio deve identificare in modo chiaro il prodotto o il servizio offerto dall’azienda (il marchio non può essere un simbolo generico o del tutto astratto).

Principio di liceità e verità

Ai sensi dell’art. 14 del CPI, per essere registrato come marchio d’impresa, il segno:

• Non deve essere contrario al buoncostume e non deve violare l’ordine pubblico;
• Non deve violare la legge; 
• Non deve fornire informazioni false per quanto attiene alla natura, alla qualità e alla provenienza geografica del prodotto o del servizio.

La scelta del marchio, quindi, non deve essere presa alla leggera, e questo perché riveste un’importanza strategica nella comunicazione dell’azienda, dal momento che la identifica univocamente e ne caratterizza, in maniera sostanziale e in modo inscindibile, i prodotti e i servizi. Si tratta di un vero e proprio bene immateriale che può creare valore aziendale e acquisirlo esso stesso, al punto da costituire un asset suscettibile di commercializzazione.

Il marchio può costituire le fondamenta dell’intera politica di marketing aziendale, incarnando i valori dell’azienda, la sua filosofia, il suo approccio alla qualità. Per questa ragione è importante sceglierlo con attenzione e, soprattutto, proteggerlo adeguatamente. In questa fase, anche l’effettuazione di un’analisi di mercato può rivelarsi di grande aiuto per chiarirsi le idee.

La procedura di registrazione del marchio

La ricerca di anteriorità

Una volta individuato e/o progettato il marchio che si intende registrare, il passo successivo consiste nell’effettuare la cosiddetta ricerca di anteriorità. Si tratta, in sostanza, di un’attività di verifica volta a controllare in via preventiva che qualcuno non abbia già depositato un marchio uguale - o, comunque, troppo simile - a quello per il quale si intende richiedere la registrazione. Esistono delle apposite banche dati messe a disposizione dagli enti competenti (come l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che permettono di effettuare questa operazione. Si tratta di un controllo da eseguire con grande scrupolo e, possibilmente, appoggiandosi a un consulente: nel caso si tentasse di registrare un marchio già esistente ci si potrebbe ritrovare non solo respinta la domanda (con conseguente aggravio dei costi), ma anche soggiacere ad una richiesta di danni da parte del terzo titolare.

La scelta della classe merceologica

Un’altra fase particolarmente critica della procedura di registrazione del marchio è quella che consiste nello scegliere la classe merceologica di riferimento. Questo perché la normativa in fatto di registrazione dei marchi prevede che un determinato segno, una volta depositato, sia tutelato giuridicamente solo e soltanto per determinati prodotti e servizi. Prodotti e servizi che devono appunto essere indicati ex ante all’interno della richiesta di registrazione. 

Per determinare le categorie merceologiche per le quali registrare il proprio marchio si fa riferimento alla “Classificazione di Nizza”, un atto che scaturisce dalla Conferenza diplomatica di Nizza del 1957, poi modificato nel 1977 e nel 1979. Stabilisce dei criteri comuni per la registrazione dei marchi tra i Paesi che l’hanno sottoscritta. Al suo interno vengono definite 45 classi merceologiche tra prodotti e servizi, tra le quali dovrà essere scelta quella che meglio si confà al proprio marchio.

L’inoltro della richiesta

Premesso che chiunque può richiedere la registrazione di un marchio (persona fisica come persona giuridica), la domanda va inoltrata ad un ente diverso a seconda dell’ambito geografico all’interno del quale si desidera venga tutelato il proprio marchio. Analizziamo il caso del deposito di un marchio italiano.

La domanda per la registrazione di un marchio italiano va presentata alla Camera di Commercio più vicina. Alternativamente, è possibile inviare domanda agli sportelli dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a Roma, utilizzando il modulo scaricabile sul portale dell’UIBM stesso. Ancora, la procedura può realizzarsi interamente online presso il portale UIBM.

Per presentare la domanda sono necessari:

• Il modulo C, scaricabile dal sito dell’UIBM, che costituisce l’elemento formale della richiesta di registrazione del marchio d’impresa. Il modulo è diverso a seconda che debba essere utilizzato dal Richiedente, dal Rappresentante o dal Mandatario. Al suo interno vanno compilate le caratteristiche del marchio da registrare, la sua classe in base alla Classificazione di Nizza (possono essere anche più d’una), la priorità della registrazione, i dati del titolare della richiesta, più tutti gli allegati necessari (per esempio il disegno del marchio).
• Copia dei documenti di identità di chi effettua la richiesta.
• Copia del marchio da depositare, in formato A4.
• Marche da bollo.
• Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria con bollettino postale intestato alla Camera di Commercio.
• Pagamento delle tasse di concessione governativa tramite l’apposito modulo F24 che, di solito, viene fornito al momento della presentazione della richiesta.

Se del caso, potranno essere necessari anche un atto di delega o una lettera d’incarico o procura qualora la richiesta di registrazione non venga effettuata dal titolare del marchio ma da un mandatario o da un legale.

Il costo di registrazione del marchio

Come si può facilmente intuire, i costi per la registrazione del marchio sono soggetti a numerose variabili, tra cui l’ambito geografico della tutela, la categoria merceologica di riferimento e il fatto di aver adottato la procedura cartacea od online. E, a questi costi, vanno comunque aggiunte parcelle di consulenti, legali e commercialisti.

Tuttavia, per la registrazione di un marchio italiano, si può abbozzare una struttura dei costi fissi standard di questo genere:

• Tassa di concessione governativa per 1 classe merceologica: 101 euro (con supplemento di 34 euro per ogni classe aggiuntiva);
• Marca da bollo per il modulo di richiesta: 42 euro online, 16 euro in modalità cartacea (ogni 4 pagine);
• Diritti di segreteria camerale: 40 euro (solo in modalità cartacea).

La registrazione di un marchio europeo è decisamente più costosa e, se effettuato online sul sito EUIPO comporterà il pagamento di una tassa di registrazione per 1 classe merceologica di 850 euro, con supplemento di 50 euro per la seconda e 150 euro per ogni classe successiva. Se il marchio viene depositato in formato cartaceo la tassa di registrazione passa a 1.000 euro.

Conclusioni

L’operazione di registrazione del marchio è un’attività molto complessa, sin dalla fase di progettazione. La procedura è estremamente delicata ed è pressoché impossibile (e sconsigliabile) prescindere dalla presenza di un consulente o di un legale che si occupino di seguire l’intero processo. Pertanto, è molto probabile che i costi più significativi saranno da imputare alle loro parcelle.

Dal momento che la registrazione del marchio d’impresa solitamente coincide con l’avvio di un’attività imprenditoriale e l’aprire una società – e, magari, con il conferimento del capitale sociale e la presentazione dell’atto costitutivo - questo potrebbe rivelarsi anche il momento giusto per pensare alla gestione dei costi amministrativi, magari facendo ricorso a pratiche soluzioni automatizzate.

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

• Registrare un marchio è fondamentale per poterlo utilizzare in via esclusiva nell’ambito geografico di riferimento, differenziarsi dalla concorrenza, proteggersi da ogni suo uso illegittimo e poterlo sfruttare anche economicamente.
• Per essere registrabile un marchio deve essere rappresentabile graficamente, lecito, vero, nuovo e dotato di capacità di distintiva. Ogni marchio può essere registrato in modo tale da ottenere tutela giuridica in diversi ambiti geografici.
• Le fasi principali del deposito del marchio sono la progettazione, la ricerca di anteriorità, la scelta della classe merceologica di riferimento e l’inoltro della richiesta vera e propria. Il costo della registrazione dipende da numerose variabili, si aggira sui 3/400 euro per un marchio italiano, ma la componente di costo principale di solito è costituita dalla parcella dei consulenti.